一、基本案情

陕西某娱乐有限公司起诉称：某出版社于2007年1月出版权某某创作的20册漫画集《功夫熊猫》第一版，同年11月1日，陕西某影视有限公司向中华人民共和国国家工商行政管理局商标局（简称国家商标局）提交在第41类“电影制作”等类别上注册“功夫熊猫”图文组合商标的申请  ,同年12月，该公司向陕西省广播电影电视管理局提交了26集国产电视动画片《功夫熊猫》制作备案申请并获得公示，取得了电视节目制作许可证。2009年4月16日，该公司将上述商标的有关权益给陕西某娱乐有限公司，2010年6月28日，该商标获得核准注册，陕西某娱乐有限公司取得该商标的注册商标专用权。

陕西某娱乐有限公司发现由被告某动画影片公司制作、某影业公司发行的动画片《KUNG FU PANDA 2》即将在中华人民共和国大陆地区以《功夫熊猫2》的名称公映。陕西某娱乐有限公司认为上述二被告的行为属于在相类似的服务上使用了与陕西某娱乐有限公司涉案注册商标相近似的标志，由于涉案被诉侵权的电影知名度高，会在陕西某娱乐有限公司以后使用其涉案注册商标的过程中，使相关公众产生反向混淆，故构成对其涉案注册商标专用权的侵害。2011年4月，陕西某娱乐有限公司向被告某动画影片公司和某影业公司声明其持有“功夫熊猫”注册商标权的事实，并要求其立即停止侵权行为，但其至今未予回应。陕西某娱乐有限公司亦向被告中国某集团公司的主管部门国家广播电影电视总局反映了有关情况，被告中国某集团公司亦未予回应，仍配合被告某动画影片公司和某影业公司以“功夫熊猫”为片名进行该部电影的宣传、发行和放映工作，被告北京某影院管理有限公司放映并在其宣传品中的显著位置使用了“功夫熊猫”字样，亦侵害了陕西某娱乐有限公司涉案注册商标专用权，应当停止其侵权行为。

某动画影片公司答辩称：某动画影片公司自2005年就开始使用“功夫熊猫”作为电影名称进行公开宣传，早于陕西某娱乐有限公司涉案注册商标的申请日，《功夫熊猫2》作为《功夫熊猫》的电影续集，系某动画影片公司对其合法权利的合理使用；某动画影片公司2005年7月即完成了美术作品《功夫熊猫KUNG FU PANDA》，其享有在先著作权；某动画影片公司将“功夫熊猫”作为电影名称使用，并非商标性使用，即使认为属于商标性使用，某动画影片公司系在第9类“动画片”商品上使用“功夫熊猫”商标，与陕西某娱乐有限公司涉案注册商标核定使用的服务不相同亦不相近似，不会造成消费者的混淆、误认，亦不会造成对陕西某娱乐有限公司商标的反向混淆，不构成对陕西某娱乐有限公司涉案注册商标的侵害。

某影业公司未答辩。

中国某集团公司答辩称：陕西某娱乐有限公司仅在第41类服务上注册了涉案商标，未在第9类电影片类别上注册相关商标，无权禁止他人在电影片上使用与陕西某娱乐有限公司涉案注册商标相同或类似的影片名称；《功夫熊猫2》系进口影片，该片在国内审核、发行、宣传及放映环节均注明其系美国某动画影片公司制作，不可能造成相关公众对于该影片制作公司的混淆、误认；被诉电影使用“功夫熊猫”作为电影名称,系对于电影主题的说明，构成正当使用；陕西某娱乐有限公司不享有对“功夫熊猫”的著作权，无权禁止他人在电影作品中使用“功夫熊猫 ”作为片名使用；中国某集团公司已经取得某影业公司的授权在中华人民共和国大陆地区发行涉案电影，早在陕西某娱乐有限公司涉案注册商标的申请日之前即已使用“功夫熊猫”作为电影《功夫熊猫1》的片名  ,此次延续使用“功夫熊猫”作为被诉电影的名称实属正当，不构成对陕西某娱乐有限公司涉案注册商标专用权的侵害。

北京某影院管理有限公司答辩称：其作为放映影院，放映电影及在相关宣传中使用电影的名称并非由其决定，其他意见同被告某动画影片公司和中国某集团公司。

法院经审理查明：2007年1月，某出版社出版《功夫熊猫》系列漫画图书第一版，该书注明由权某某编绘，国际武术联会秘书长、中国武术协会主席王某某，中国美术家协会漫画艺委会秘书长夏某某，韩国漫画家协会理事、韩国漫画文化研究所所长刘某某分别于2006年3月、4月和 10月为该书作序。同年12月，陕西省2007年12月国产电视动画片制作备案公示表显示，陕西某影视有限公司计划拍摄片名为《功夫熊猫》的26集、每集10分钟的电视动画片，预计于2007年8月投拍，2009年12月完成，并向陕西省广播电影电视管理局提交备案申请，陕西省广播电影电视管理局同意备案，陕西某影视有限公司取得（陕）字第127号电视节目制作许可证。陕西某娱乐有限公司主张该电视剧并未实际投拍。

陕西某娱乐有限公司成立于2008年12月，经营范围包括广播影视剧（片）策划、制作、发行；影视广告代理，平面三维、三维图文的设计 、制作，文化演出活动策划（经营性演出除外），演艺经纪代理，企业投资策划、营销管理，会展服务，玩具、服装、箱包、字画（文物除外 )、工艺品的销售（除国家规定的专控及前置许可项目）。2010年6月28日，经国家商标局核准注册，陕西某娱乐有限公司取得第635340X号“功夫熊猫及图”文字图形组合注册商标专用权，核定使用服务为第41类“教育；图书馆服务；驯兽；组织教育或娱乐竞赛；图书出版；电影制作；经营彩票（截止）”,注册有效期限自2010年6月28日至2020年6月27日止。该商标的申请日期为2007年11月1日。

动画电影《KUNG FU PANDA》（中文名称为《功夫熊猫》）、《KUNG FU PANDA 2》（中文名称为《功夫熊猫2》）均由某动画影片公司制作、某影业公司发行，先后于2008年6月和2011年5月在中华人民共和国大陆地区首映。

2008年9月3日，中华人民共和国国家版权局颁发登记号为2008-F-01232X的著作权登记证书，其中载明：某动画影片公司对其于2005年7月18日创作完成，并于2005年7月18日在美国首次发表的美术作品《功夫熊猫KUNG FU PANDA》，以著作权人身份依法享有著作权。

2010年12月27日，陕西某娱乐有限公司向中华人民共和国国家广播电影电视总局电影管理局（简称国家电影局）致函并抄送中国某集团公司电影进出口分公司，函中称：权某某系陕西某娱乐有限公司的签约漫画作者，曾出版《功夫熊猫》漫画丛书，陕西某娱乐有限公司获得第41类“功夫熊猫”注册商标专用权，并请求国家电影局不要批准电影《功夫熊猫2》使用“功夫熊猫”作为电影名称，以免引起法律纠纷。

2011年4月18日，某影业公司向中国某集团公司出具版权证明书，该证明书显示，某影业公司将《功夫熊猫2》（KUNG FU PANDA 2）影片在中华人民共和国内地的电影发行权授予中国某集团公司，中国某集团公司拟定于2011年5月间在中国内地发行该片。陕西某娱乐有限公司提交的2011年5月6日URL地址为“http://movie.m**me.com/89**4/company_credits.html”的网页内容显示：“功夫熊猫2 Kung Fu Panda 2（2011）”“尚未上映”，其制作公司为“某动画影片公司[美国]”，发行公司包括“某影业公司[美国]（2011）（USA）”。 该网页上有一幅电影宣传海报，与某动画影片公司提交的一张宣传海报样式基本相同。某动画影片公司提交的海报中在“功夫熊猫2”字样上方标注了“DreamWorks”字样。

2011年5月12日，国家电影局颁发电审进字[2011]第16号、电审特字（进）字[2011]16号电影片公映许可证，其中载明：片名为“功夫熊猫 2”，出品单位为“美国某动画”。同年5月24日，某集团数字电影发展有限公司向北京某影院管理有限公司出具发行通知，通知中载明：影片名称为《功夫熊猫2》，联合出品为“美国某动画”，发行放映期限为2011年5月28日至2011年7月3日。

北京某影院管理有限公司系某时代影城的经营者。陕西某娱乐有限公司提交的某时代影城的宣传册中显示有“功夫熊猫2”“5月28日上映 ”等字样。

某动画影片公司主张其于2011年3月17日，向国家商标局申请在第 9类“动画片；动画片（已曝光）”商品上分别申请注册了第922276X号“功夫熊猫”文字商标和第922277X号“KUNG FU PANDA”文字商标。上述两申请均于2012年获准注册，注册有效期限自2012年4月7日至2022年4月6日止。经向国家商标局了解，第9类“动画片；动画片（已曝光)”商品实际上是指拍摄动画片形成的胶片。

2012年8月31日，中华人民共和国国家图书馆科技查新中心出具检索报告，在《慧科中文报纸数据库》和《中国期刊全文数据库》（CKNI）中检索“功夫熊猫”在中国大陆地区报纸期刊中的相关报道，根据检索结果，在《慧科中文报纸数据库》中打印全文31篇；在《中国期刊全文数据库》中打印全文18篇。其中，2005年7月23日《新闻晨报》登载有标题为“梦工厂技术总监透露未来计划2008年，《功夫熊猫》诞生”的报道，同年11月12日的《长江日报》登载有标题为“梦工场邀成龙献声《功夫熊猫》”的报道，其中有“梦工场的CGI动画新片《功夫熊猫》最近公布了全明星阵容的配音名单……据悉，《功夫熊猫》将于2008年5月上映”等内容。多篇报道中有关于《功夫熊猫》和《功夫熊猫2》上座率、票房收入等情况的内容。某动画影片公司据此主张其早在2005年就开始并持续使用“功夫熊猫”作为其电影名称进行宣传，《功夫熊猫》及《功夫熊猫2》具有极高的知名度。

另查，某动画影片公司于2006年6月6日，向国家商标局申请在第9类“计算机外围设备；鼠标垫；光盘盒；计算机游戏卡；计算机游戏盒带  ；计算机游戏带；电视游戏卡；电视游戏盒带；已录制的录音盒带；已录制的录像盒带；已录制的录音带”等商品上注册第540089X号“KUNGFU PANDA”文字商标，2009年获得核准注册，专用权期限自2009年5月28日至2019年5月27日止。

陕西某娱乐有限公司于2007年11月1日申请在第45类“知识产权咨询 ；版权管理；知识产权许可；知识产权监督；法律研究；诉讼服务；计算机软件许可（法律服务）；域名注册”上注册第635341X号“功夫熊猫及图”文字图形组合商标。2010年1月13日，该注册申请获得初步审定公告。同年4月13日，某动画影片公司委托北京某商标事务所有限公司对上述商标提出异议，在商标异议申请书中称上述商标系对某动画影片公司“在先商标的恶意抄袭和模仿，其注册和使用在指定商品上极容易造成消费者的混淆和误认”。

北京市第二中级人民法院于2012年9月20日作出（2011）二中民初字第10236号民事判决，驳回陕西某娱乐有限公司。宣判后，陕西某娱乐有限公司提出上诉。北京市高级人民法院于2013年12月20日作出（2013）高民终字第3027号民事判决，驳回上诉，维持原判。

二、案件难点与律师处理要点

2007年1月，某出版社出版《功夫熊猫》系列漫画图书第一版，该书注明由权某某编绘，国际武术联会秘书长、中国武术协会主席王某某，中国美术家协会漫画艺委会秘书长夏某某，韩国漫画家协会理事、韩国漫画文化研究所所长刘某某分别于2006年3月、4月和 10月为该书作序。同年12月，陕西省2007年12月国产电视动画片制作备案公示表显示，陕西某影视有限公司计划拍摄片名为《功夫熊猫》的26集、每集10分钟的电视动画片，预计于2007年8月投拍，2009年12月完成，并向陕西省广播电影电视管理局提交备案申请，陕西省广播电影电视管理局同意备案，陕西某影视有限公司取得（陕）字第127号电视节目制作许可证。陕西某娱乐有限公司主张该电视剧并未实际投拍。

陕西某娱乐有限公司成立于2008年12月，经营范围包括广播影视剧（片）策划、制作、发行；影视广告代理，平面三维、三维图文的设计 、制作，文化演出活动策划（经营性演出除外），演艺经纪代理，企业投资策划、营销管理，会展服务，玩具、服装、箱包、字画（文物除外 )、工艺品的销售（除国家规定的专控及前置许可项目）。2010年6月28日，经国家商标局核准注册，陕西某娱乐有限公司取得第635340X号“功夫熊猫及图”文字图形组合注册商标专用权，核定使用服务为第41类“教育；图书馆服务；驯兽；组织教育或娱乐竞赛；图书出版；电影制作；经营彩票（截止）”,注册有效期限自2010年6月28日至2020年6月27日止。该商标的申请日期为2007年11月1日。

动画电影《KUNG FU PANDA》（中文名称为《功夫熊猫》）、《KUNG FU PANDA 2》（中文名称为《功夫熊猫2》）均由某动画影片公司制作、某影业公司发行，先后于2008年6月和2011年5月在中华人民共和国大陆地区首映。

2008年9月3日，中华人民共和国国家版权局颁发登记号为2008-F-01232X的著作权登记证书，其中载明：某动画影片公司对其于2005年7月18日创作完成，并于2005年7月18日在美国首次发表的美术作品《功夫熊猫KUNG FU PANDA》，以著作权人身份依法享有著作权。

2010年12月27日，陕西某娱乐有限公司向中华人民共和国国家广播电影电视总局电影管理局（简称国家电影局）致函并抄送中国某集团公司电影进出口分公司，函中称：权某某系陕西某娱乐有限公司的签约漫画作者，曾出版《功夫熊猫》漫画丛书，陕西某娱乐有限公司获得第41类“功夫熊猫”注册商标专用权，并请求国家电影局不要批准电影《功夫熊猫2》使用“功夫熊猫”作为电影名称，以免引起法律纠纷。

三、裁判理由与结果

法院生效裁判认为：陕西某娱乐有限公司主张权利的是其于2010年6月28日在第41类电影制作等服务上获准注册的第635340X号“功夫熊猫及图”商标；其主张的侵害商标权行为是某动画影片公司制作、某影业公司和中国某集团公司发行、北京某影院管理有限公司放映《功夫熊猫2》电影的过程中使用“功夫熊猫”的行为侵犯其第635340X号“功夫熊猫及图”注册商标专用权。

某动画影片公司制作的《功夫熊猫》电影在陕西某娱乐有限公司第635340X号注册商标获准注册前的2008年就已经在中华人民共和国公映,因此某动画影片公司、某影业公司、中国某集团公司和北京某影院管理有限公司在《功夫熊猫2》中使用“功夫熊猫”字样是对其2008年制作的《功夫熊猫》电影的延续，是善意使用并不具有侵犯陕西某娱乐有限公司第635340X号“功夫熊猫及图”商标的恶意。某动画影片公司、某影业公司、中国某集团公司和北京某影院管理有限公司在《功夫熊猫2》中使用“功夫熊猫”字样是为了说明自己制作、发行、放映的电影的内容和特点，并不是作为表明其电影制作或者类似商品、服务的来源使用,并非商标意义上的使用行为。而且从电影观众或者其他相关消费者的角度来看，电影《功夫熊猫2》中的“功夫熊猫”表示的是电影的名称,因为该系列电影的广泛宣传，相关消费者知道该电影是由美国某公司或者某动画影片公司、某影业公司等制作、发行，但这是著作权法意义上的对电影作品相关权利归属的认知和确定，并非是对商品或者服务来源的认知。因此，一审判决关于四被告的涉案行为并非商标性使用行为  ,不构成对陕西某娱乐有限公司第635340X号注册商标专用权的侵犯的认定，并无不当，应当予以维持。

四、律师代理成功之处与可借鉴经验

对涉案标志的使用是否属于商标性使用是商标侵权案件中判定侵权的前提，叙述性使用系对商标性使用的抗辩之一。使用与商标图样相同的标志，但并非用来区分同类商品或者服务的不同提供者的，不属于商标的使用。

叙述性使用的对象多数系固有显著性较弱的商标，这些词汇因长期使用，获得一定的显著性后具有“第二含义”，即受商标法保护。如果他人只是在这些词汇的“第一含义”上作叙述性使用，即使其词汇外观与注册商标的商标标志完全一样，也不应予以禁止。    

五、相关法条

《中华人民共和国商标法》第57条第2项（本案适用的是2001年12月1日施行的《中华人民共和国商标法》第52条第1项）